南京律师协会十佳知识产权案例之“ASANA商标侵权案”办案手记

作者：大成南京合伙人 陈芳华律师、孙永标律师、巨婷芳律师

【导读】

2020年4月26日，时值第20个世界知识产权日，本所陈芳华律师团队代理的「章明诉蕥生莱商标侵权及不正当竞争案」入选「南京市律师协会知识产权十佳案例」。

一、办案背景

本案系在内地注册“亚莎娜”商标权人起诉在香港在先生产销售并具有一定知名度的化妆品在内地销售的商标侵权及不正当竞争纠纷。

二、办案过程

陈芳华律师团队在研究分析完案情后，认为被告的销售不构成侵权。随后，向一审法院提出延期举证申请，办理了被告蕥生莱公司的关联公司在香港生产、销售的公证材料三千多页，并提供了大量的视频、宣传册等资料。一审判决认定不构成侵权并驳回原告的全部诉讼请求。

同时，代理律师团队发现原告的商标并未实际使用，就建议被告蕥生莱公司以三年未使用为由提起商标撤销申请，诉讼中原告的商标被国家工商局商标评审委员会撤销。最终二审法院裁定驳回原告章明的起诉。

针对原告恶意注册商标的情况，积极运用商标无效申请、撤三等商标行政程序。原告在一审败诉后，向江苏省高级人民法院提起上诉，但后因涉案的注册商标经我方提起的撤三程序被商标局宣告无效，二审法院认为案件请求权基础已经不存在，故最终裁定驳回了原告的起诉。

三、诉讼抗辩策略

    【诉讼思路方面】

      代理律师针对案件当事人的主体资格、涉案原告注册商标未实际使用、被告享有先用权及被告商标及产品享有一定知名度、不相同亦不近似、准据法的适用等方面逐一举证、抗辩，部分主张获得了南京市中级人民法院的支持，最终一审成功驳回了原告的侵权诉请及赔偿主张。

     【诉讼策略方面】

       针对原告恶意注册商标的情况，积极运用商标无效申请、撤三等商标行政程序。原告在一审败诉后，又向江苏省高级人民法院提起的上诉，但后因涉案的注册商标经我方提起的撤三程序被商标局宣告无效，二审法院认为案件请求权基础已经不存在，故最终裁定驳回了原告的起诉。

四、经验启示

       【预防】

        防御滥用商标权的诉讼的关键仍在于预防，这与企业经营者在商标及经营管理方面的疏密紧密相关。

        尤其是对于享有一定知名度尚未进入中国市场的外企，或是对于享有一定知名度但  尚未进入国际市场的中国企业而言，积极预先做好包含商标注册规划在内的商标分析与规划，并且针对市场上已有的恶意抢注行为，积极发起无效程序，做到先发制人。

       

       【存档】

         同时，在企业内部档案管理工作中，完善商业材料的留存工作。

         如企业工商资料、产品经销票据、经销合同及其他的常规业务合同、产品手册、广告单、广告投放记录、内部活动影像记录等涉及商标使用情况及知名度的关键证据。一旦发生相关诉讼，这些都将是企业维权的关键法宝。

*本文章仅为律师业务交流之目的，文中观点仅代表作者个人观点。本平台对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立，任何仅依照本文的全部或部分内容而作出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责，如您需要法律意见或建议，应当咨询具有相关资质的专业人士。